Em ações que discutem a nulidade de registro de marca, apenas a Justiça Federal, em processo com a participação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), tem competência para impor ao titular do registro a abstenção de seu uso, inclusive em relação à eventual tutela provisória. A competência tem relação com o interesse da autarquia federal nos efeitos das decisões judiciais sobre os registros concedidos.

O voto de relatoria, seguido de forma unânime pela seção, foi apresentado pelo ministro Luis Felipe Salomão. O ministro expôs inicialmente conceitos relacionados ao trade dress – elementos visuais e sensitivos vinculados a determinada identidade visual do produto ou serviço – e destacou que sua proteção decorre de norma constitucional (artigo 5º, incisivo XXIX).

 

Citando estudiosos do tema, Salomão também destacou que, em geral, a proteção jurídica do conjunto-imagem está situada no âmbito da concorrência desleal, que não envolve interesse institucional da autarquia federal.

“Assim, dentro desta linha de raciocínio, penso que é de competência da Justiça estadual a apreciação de pedidos para determinação de abstenção de uso indevido de marcas e patentes, perdas e danos, indenização, concorrência desleal, em vista da utilização indevida de sinais distintivos, que venham a ensejar desvio desleal de clientela, busca e apreensão de produtos sujeitos à ação cível e penal”, afirmou o ministro.

 

No caso analisado pela seção, o grupo Natura discute a utilização indevida do conjunto de imagem de seus produtos pelo grupo Jequiti. Segundo a Natura, os produtos Jequiti reproduzem nomes de marcas registrados e consagrados por ela, além de utilizarem logomarcas semelhantes nos itens de beleza e cosméticos.

Após decisão pela improcedência do pedido em primeira instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo havia determinado que o grupo Jequiti se abstivesse de fabricar e comercializar produtos com marcas e embalagens semelhantes às da Natura.

Com a fixação da tese de competência da Justiça Federal nos casos de nulidade de marca, a Segunda Seção afastou a determinação da Justiça paulista para abstenção de uso do conjunto-imagem pelo grupo Jequiti.

Em suma, a decisão do STJ firmou a competência da Justiça Federal para o julgamento relativo ao pedido de abstenção de uso da marca, assim como é o entendimento para o pedido de nulidade de registro de marca.

Na prática, confirmou-se o reconhecimento da presunção de veracidade do registro da marca e a atuação da Justiça Federal, lembrando que para ser considerado proprietário de uma marca e ter direito de usa-la com exclusividade é necessária a concessão do registro por parte do INPI.

Daí a relevância da conscientização dos empresários a respeito do registro de marca e dos riscos de sua não realização.